Kiedy można legalnie używać cudzy znak towarowy?

Ze względu na wzrastającą świadomość prawną dotyczącą w szczególności kwestii używania znaku towarowego, w praktyce coraz częściej przedsiębiorcy zaczynają zastanawiać się nad tym, czy, a jeśli tak, to kiedy mogą legalnie korzystać z cudzego znaku towarowego w ramach własnej działalności gospodarczej. Jak bowiem zostało to opisane w innym artykule na blogu Kancelarii pt. „Naruszenie znaku towarowego”, korzystanie z cudzego znaku towarowego wiąże się (co do zasady) z naruszeniem cudzego prawa podmiotowego, co powoduje powstanie szeregu roszczeń po stronie uprawnionego.

Przedmiotem niniejszego artykułu będą trzy przewidziane w przepisach prawa sytuacje, w których pomimo tego, że dany podmiot korzysta ze znaku towarowego na który inny podmiot posiada prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem, to jednak jego działania nie można uznać za bezprawne. Należy przy tym zaznaczyć, że przedmiotowe wyliczenie nie ma w żadnym wypadku charakteru wyczerpującego, lecz dotyczy najczęściej spotykanych w praktyce „usprawiedliwionych prawnie eksploatacji cudzego znaku towarowego”.

Wyczerpanie znaku towarowego

Niejako podstawowym przypadkiem możliwości korzystania z cudzego prawa ochronnego na znak towarowy jest instytucja tzw. wyczerpania prawa. Zgodnie z art. 155 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. Dz. U. nr 2001, nr 49, poz. 508 ze zm. (dalej również jako: „p.w.p.”):

„Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.”

Tym samym, aby doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

1. uprzednie wprowadzenie towaru do obrotu,
2. wprowadzenie do obrotu musi nastąpić na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. wyczerpanie wspólnotowe),
3. wprowadzenie do obrotu musi nastąpić przez uprawnionego ze znaku towarowego lub za jego zgodą.

Instytucja wyczerpania prawa do znaku towarowego stanowi zatem swoiste ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy, albowiem stawia niejako „tamę” monopolowi prawnemu uprawnionego wynikającego z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Dzięki tej instytucji, możliwy jest obrót przez osoby trzecie takimi towarami, które są oznaczone przy pomocy znaku towarowego należącego do innej osoby niż te, które dokonują np. sprzedaży detalicznej. Trzeba przy tym wskazać, że z istoty instytucji wyczerpania wynika to, że dotyczy ona znaków towarowych służących do oznaczenia towarów, a nie dotyczy znaków towarowych usługowych.   

Z perspektywy praktycznej warto zauważyć, że instytucja wyczerpania znaku towarowego dotyczy nie tylko działań polegających na oferowaniu i wprowadzeniu do obrotu gospodarczego towarów przez osobę niebędącą uprawnioną do konkretnego znaku towarowego, lecz również wszelkich działań związanych z reklamą (promocją) towarów przez taką osobę trzecią. Jak zauważa się w literaturze:

„Wyczerpanie prawa ochronnego, a zatem ograniczenie wyłączności, nie dotyczy jedynie uprawnienia do oferowania i wprowadzania towarów do obrotu przez osobę trzecią. Zgodnie z wyrokiem w sprawie Dior/Evora prawo wyłączne ulega wyczerpaniu w zakresie uprawnienia do używania znaku w związku z odsprzedażą towarów, jak i uprawnienia do używania znaku w reklamie dla poinformowania konsumentów o dalszej sprzedaży towarów wprowadzonych do obrotu przez uprawnionego. Gdyby bowiem uprawnienie do wykorzystania znaku w reklamie nie podlegało wyczerpaniu w taki sam sposób, prawo odsprzedaży towarów byłoby znacznie utrudnione, co godziłoby w cel przepisu (wyr. TS z 4.11.1997 r. w sprawie Dior/Evora, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:51, pkt 36–38; zob. też wyr. TS z 23.2.1999 r. w sprawie BMW, C-63/97, 48; odnośnie do reklamy przy użyciu słów kluczowych zob. wyr. TS z 8.7.2010 r. w sprawie Portakabin, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, pkt 78; zob. jeszcze K. Szczepanowska-Kozłowska, Wyczerpanie, s. 358–359).”(vide M. Bohaczewski w: K. Osajda i Ł. Żelechowski red., Prawo własności przemysłowej. Komentarz do art. 155, Warszawa 2021, SIP Legalis).

Instytucja używacza uprzedniego

Kolejnym przypadkiem sytuacji, gdy możliwe jest legalne używanie cudzego znaku towarowego bez konieczności uzyskania zgody (licencji) od uprawnionego, jest instytucja tzw. używacza uprzedniego. Wskazana instytucja została uregulowana przez ustawodawcę w art. 160 p.w.p., zgodnie z którym:

„Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.”

Tym samym, aby przedsiębiorca mógł się powołać na wskazane ograniczenie prawa ochronnego, konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:

1. prowadzenie lokalnej działalności gospodarczej w niewielkim rozmiarze,
2. uprzednie (w stosunku do zarejestrowanego znaku towarowego) używanie znaku towarowego, który został następnie zarejestrowany na rzecz innej osoby – używanie znaku przez używacza musi odbywać się przed zgłoszeniem znaku towarowego w celu uzyskania prawa ochronnego przez przyszłego uprawnionego
3. dotychczasowe używanie znaku towarowego powinno następować w dobrej wierze,
4. następcze używanie znaku towarowego nie może być szersze zakresowo niż dotychczasowy użytek.

Z perspektywy możliwości obrony rzekomego naruszyciela przed roszczeniami ze strony uprawnionego z zakresu prawa ochronnego kluczowe znaczenie posiada ustalenie, czy zakresem instytucji używacza uprzedniego jest objęte tylko korzystanie z oznaczenia identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego, czy też instytucja ta obejmuje również swoim zasięgiem korzystanie z oznaczenia podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w takim stopniu, że podobieństwo mogłoby wprowadzać w błąd co do pochodzenia towaru lub usług. Kwestia ta była przedmiotem licznych sporów w doktrynie prawniczej. Zdaniem K. Jasińskiej wykładnia literalna przedmiotowego przepisu art. 160 p.w.p. skłania do przyjęcia stanowiska, iż omawiana regulacja dotyczy wyłącznie używania w ramach lokalnej działalności gospodarczej znaku identycznego jak ten, który został następczo zarejestrowany na rzecz uprawnionego (vide K. Jasińska w: P. Kostański red., Prawo własności przemysłowej, komentarz, Warszawa 2014, s. 954). Sąd Najwyższy stanął jednakże na jednoznacznym stanowisku o tym, art. 160 p.w.p. należy wykładać w sposób szerszy. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt IV CSK 287/15, SIP Leglis nr 1444853:

„Przewidziane w art. 160 ust. 1 PrWłPrzem uprawnienie „używacza” uprzedniego, samo nie będąc prawem bezwzględnym, ogranicza prawo wyłączne uprawnionego uzyskane na podstawie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy i zmusza go do tolerowania („znoszenia”) używania tego oznaczenia przez osobę trzecią. Trzeba zgodzić się z formułowaną w piśmiennictwie tezą, że pomimo literalnego brzmienia przepisu („oznaczenie zarejestrowane następnie jako znak towarowy”), jego wykładnia celowościowa prowadzi do wniosku, iż unormowanie zawarte w art. 160 ust. 1 PrWłPrzem dotyczy uprzedniego używania nie tylko znaku identycznego, ale także znaku podobnego.”

Odnośnie przesłanki prowadzenia działalności lokalnej w niewielkim rozmiarze, trzeba wskazać, iż zgodnie z przyjętym w doktrynie poglądem, jest to działalność gospodarcza prowadzona na niewielkim obszarze, który nadaje się do wyodrębnienia w ramach kraju przy pomocy kryteriów administracyjnych lub gospodarczych (vide E. Nowińska, U. Promińska, M du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011, s. 337). Należy przyjąć, że jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona przez sprzedaż towarów w sieci internetowej np. przez udostępnienie sklepu internetowego dla klientów lub przez prowadzenie sprzedaży za pomocą aukcji na popularnych internetowych platformach sprzedażowych, to w takim przypadku wyłączona jest możliwość uznania, że mamy do czynienia z działalnością o charakterze lokalnym, albowiem adresatami oferty przedsiębiorcy nie jest wyłącznie lokalna klientela.

Należy podkreślić, że pojęcie dobrej wiary o którym mowa w art. 160 p.w.p. trzeba rozumieć w sposób podobny do tradycyjnego rozumienia tego pojęcia wypracowanego na gruncie prawa cywilnego, a zatem jako usprawiedliwione błędne przekonanie co do możliwości legalnego korzystania z konkretnego oznaczenia. Jak wskazał Sąd Najwyższy w przywołanym już wyżej wyroku z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt IV CSK 287/15, SIP Leglis nr 1444853:

„Dobra wiara w art. 160 ust. 1 Prawa własności przemysłowej nie jest pojęciem autonomicznym w stosunku do ogólnego rozumienia tej klauzuli i należy ją odczytywać jako usprawiedliwione przekonanie, że nie ma przeszkód prawnych do korzystania z danego oznaczenia, inaczej ujmując – że korzystanie z takiego oznaczenia nie narusza cudzego prawa. Ocena zachowania pod kątem dobrej wiary następuje każdorazowo na podstawie konkretnych okoliczności, do których zalicza się też sposób przedstawienia oznaczenia i faktycznego z niego korzystania.”

Na koniec omówienia instytucji używacza uprzedniego należy wskazać, iż używacz uprzedni może w ramach swej działalności korzystać z każdej postaci eksploatacji znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz osoby trzeciej – przepis art. 160 p.w.p. nie wprowadza bowiem żadnych ograniczeń co do form eksploatacji po stronie używacza uprzedniego. Oznacza to w szczególności, że używacza może korzystać z cudzego oznaczenia np. w celu reklamy swoich produktów. Jednocześnie, trzeba poczynić zastrzeżenie, iż używacz nie może przekroczyć w ramach swojej działalności dotychczasowego zakresu (skali) używania cudzego oznaczenia.

Użycie znaku towarowego w celach informacyjnych

Trzecim z przypadków omawianych w niniejszym artykule jest tzw. informacyjne użycie znaku towarowego. Należy wskazać, że zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt) 3 p.w.p.:

„Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi”

W przypadku wskazanej regulacji chodzi zatem o to, aby zastrzeżenie przez dany podmiot znaku towarowego i zagwarantowanie sobie w ten sposób monopolu prawnego w zakresie konkretnego oznaczenia, nie prowadziło do uniemożliwienia tzw. informacyjnego użycia konkretnego oznaczenia przez podmioty trzecie. O doniosłości przedmiotowej kwestii świadczy to, że również na gruncie prawodawstwa europejskiego dotyczącego unijnych znaków towarowych znalazła się analogiczna regulacja (vide art. 14 ust. 1 pkt) c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001).

W odniesieniu do omawianej regulacji szczególnie istotne znaczenie posiada orzecznictwo sądowe, gdzie doprecyzowano wymogi związane z użyciem informacyjnym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r., sygn. akt I ACa 1402/12, SIP Legalis nr 732854:

„Przepis art. 156 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej zabezpiecza prawo przedsiębiorców do używania oznaczeń informacyjnych (opisowych). Dlatego dostęp do takich oznaczeń faktycznie warunkuje prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem zastosowania tego wyjątku jest używanie chronionych oznaczeń tylko jako opisowych, w więc wyłącznie w celu poinformowania odbiorców o cechach towarów. Ponadto warunkiem legalnego używania zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego w celu przekazania informacji o przeznaczeniu towaru jest wykazanie konieczności jego użycia w funkcji informacyjnej.”

Inaczej mówiąc, jeżeli dany przedsiębiorca chce skorzystać z możliwości informacyjnego użycia cudzego znaku, to powinien wykazać, że jego działanie ma na celu wyłącznie poinformowanie odbiorców o cechach towarów, a tego typu informacja (zawierająca cudze oznaczenie) jest konieczna dla pełnego i właściwego poinformowania konsumentów o towarach przedsiębiorcy.

W tym kontekście istotne znaczenie posiada również wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 listopada 2008 r., sygn. akt XXII GWzt 6/08 (strona BIP) dotyczący używania znaku towarowego BMW:  

„Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki sposób, że : może sprawiać  wrażenie istnienia powiązań  gospodarczych między osobą  trzecią  a właścicielem znaku towarowego: narusza wartość  znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy, albo  prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku. (por. także Opinia Rzecznika Generalnego z 9 XII 2004 r.)”(…) W przekonaniu Sądu, nie ma  żadnego usprawiedliwienia dla używania bez zgody uprawnionego znaku słowno‐graficznego, który wskazuje na coś więcej niż marka pojazdu, wskazuje właśnie na przedsiębiorcę, wywołując przekonanie o istnieniu pomiędzy nim a używającym jego znaku towarowego związków prawnych i/lub gospodarczych.”

Podsumowując, użycie cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych jest dozwolone, o ile korzystający spełnia szereg warunków dotyczących takiego korzystania.

Kancelaria Prawa Gospodarczego Kraków – pomoc

Korzystania z cudzego znaku towarowego wiąże się niezmiennie z ryzykiem podniesienia przez uprawnionego roszczeń wynikających z naruszenia jego prawa ochronnego na znak towarowy. Stąd też, przed rozpoczęciem takiego korzystania, warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika, w szczególności adwokata, rzecznika pattentowego lub radcy prawnego.