Prawo ochronne na znak towarowy stanowi obecnie jedno z najważniejszych praw własności intelektualnej dla przedsiębiorców dbających o swoją markę (renomę) w obrocie gospodarczym. Znak towarowy jest bowiem oznaczeniem (najczęściej słownym, graficznym lub słowno-graficznym), którego celem jest przede wszystkim odróżnienie towarów lub usług pochodzących od danego przedsiębiorcy od towarów lub usług, które nie pochodzą od podmiotu uprawnionego do danego znaku towarowego. Konsekwentnie, w wielu przypadkach pojawia się pokusa (co dotyczy zwłaszcza początkujących przedsiębiorców), aby skorzystać z rozpoznawalności czy nawet renomy znaku towarowego, który już wiele lat wcześniej został wprowadzony na rynek. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza tego, w jakich sytuacjach mamy do czynienia z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Warto przy tym pamiętać, że czasami używanie oznaczenia wprowadzającego w błąd co do pochodzenia towarów lub usług może również stanowić czy nieuczciwej konkurencji. Tematyka jednego z czynów nieuczciwej konkurencji została omówiona w innym artykule na blogu Kancelarii pt. „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Spis treści
Naruszenie znaku towarowego
Zgodnie z art. 153 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (dalej również jako: „p.w.p”):
„Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.”
We wskazany wyżej sposób ustawodawca dokonał zatem zdefiniowania treści prawa ochronnego na znak towarowy od strony pozytywnej, tj. przez wskazanie na to, jakie działania wchodzą w zakres prawa podmiotowego na znak towarowy. W polskim porządku prawnym prawo ochronne na znak towarowy zostało również uregulowane od strony negatywnej, a więc przez wskazanie na to, jakie działania stanowią naruszenie znaku towarowego.
W art. 296 ust. 2 pkt) 1 – 3 p.w.p. prawodawca uregulował trzy zasadnicze typy naruszenia. W myśl przedmiotowych przepisów:
„Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów (pkt 1), lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego (pkt 2), lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego (pkt 3).”
Trzeba dodać, że w art. 296 ust. 21 p.w.p. prawodawca wskazał na dwie dodatkowe sytuacje, które stanowią naruszenie znaku towarowego:
„Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o którym mowa w ust. 2, polega także na używaniu znaku towarowego: jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa albo jako części tych nazw, chyba że pozostaje ono bez wpływu na możliwość odróżnienia towarów w obrocie (pkt 1); w reklamie stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).”
Poniżej zostaną omówione 3 podstawowe przypadki naruszenia cudzego znaku towarowego o których mowa w art. 296 ust. 2 pkt) 1 – 3 p.w.p..
Należy jednocześnie pamiętać, że wszystkie omawiane przypadki naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczą naruszeń mających miejsce na terytorium RP, na które to terytorium rozciąga się zakres terytorialny prawa ochronnego na znak towarowy udzielanego przez Urząd Patentowy RP. Konsekwentnie, w przypadku naruszeń mających miejsce w Internecie, decydujące dla uznania, czy mamy do czynienia z naruszeniem cudzego znaku towarowego, jest to, do kogo jest skierowane działanie oraz czy konkretne towary lub usługi są dostępne na terenie Polski. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny:
„Zakres terytorialny prawa ochronnego na znak towarowy obejmuje obszar RP (art. 153 ust. 1 PrWłPrzem), w związku z czym sfera zakazowa tego prawa dotyczy działań podejmowanych przez osoby trzecie na tym obszarze. Szczególne wyzwania dla stosowania tej przesłanki powstają w związku ze zjawiskiem używania oznaczeń w Internecie, z czym wiąże się transgraniczny wymiar ewentualnych naruszeń. Dla stwierdzenia, że działania polegające na używaniu przez osobę trzecią oznaczenia w środowisku cyfrowym mogą godzić w krajowe prawo ochronne na znak towarowy, istotne jest, czy są one skierowane do odbiorców polskich i czy wiążą się z rzeczywistą lub potencjalną dostępnością towarów lub usług pod danym oznaczeniem na terytorium RP (R. Skubisz, w: System PrPryw, t. 14B, 2017, s. 1193 Nb 51).”(vide M. Bochaczewski i Ł. Żelechowski w Ł. Żelechowski i K. Osajda red., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, SIP Legalis, komentarz do art. 296 p.w.p.).
Co równie istotne, aby mówić o naruszeniu prawa do znaku towarowego, to działanie naruszyciela powinno mieć miejsce w obrocie gospodarczym, a zatem nie ma mowy o naruszeniu znaku towarowego jeżeli działanie osoby trzeciej jest prowadzone np. wyłącznie na potrzeby domowe (wewnętrzne).
Używanie identycznego znaku towarowego
Pierwsza z sytuacji naruszenia znaku towarowego wskazana przez ustawodawcę dotyczy takiego przypadku, gdy wobec uprawnionego ze znaku towarowego (a zatem podmiotu, któremu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem) inny podmiot używa znaku identycznego do tego, który jest objęty ochroną, w odniesieniu do identycznych towarów lub usług. Mamy tutaj zatem do czynienia ze stanem tzw. podwójnej identyczności, która dotyczy zarówno znaku towarowego (konkretnego oznaczenia), jak i towarów lub usług, które przedmiotowy znak wyróżnia w obrocie gospodarczym.
Ze względu na wskazaną wyżej specyfikę omawianej sytuacji („podwójna identyczność”), w praktyce nie budzi większych wątpliwości ustalenie, że konkretne działania naruszyciela stanowią rzeczywiście naruszenie cudzego znaku towarowego, co w konsekwencji powoduje powstanie szeregu roszczeń po stronie uprawnionego. W takich przypadkach, gdy naruszyciel posługuje się oznaczeniem wprawdzie nie identycznym, lecz bardzo podobnym do naruszanego, w literaturze prawniczej wskazuje się, że jeżeli przeciętny odbiorca nie byłby w stanie dostrzec różnic pomiędzy oznaczeniami, to w istocie mamy do czynienia właśnie z przypadkiem naruszenia cudzego znaku towarowego o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt) 1 p.w.p. Zgodnie ze stanowiskiem przedstawicieli doktryny:
„Identyczność porównywanych oznaczeń zachodzi nie tylko wówczas, gdy oznaczenie używane przez osobę trzecią jest wiernym odwzorowaniem wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, lecz także wówczas, gdy oznaczenie używane przez osobę trzecią, oceniane jako całość (tj. z uwzględnieniem jego wszystkich elementów), wykazuje tak nieznaczne odmienności w stosunku do znaku wcześniejszego, że przeciętny odbiorca może nie dostrzec tych odmienności (wyr. TS z 20.3.2003 r. w sprawie LTJ Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, C 291/00, ECLI:EU:C:2003:169, pkt 54; wyr. TS z 25.3.2010 r. w sprawie Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH v. G. Guni/trekking at. Reisen GmbH, C-278/08, ECLI:EU:C:2010:163, pkt 25).” (vide M. Bochaczewski i Ł. Żelechowski w Ł. Żelechowski i K. Osajda red., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, SIP Legalis, komentarz do art. 296 p.w.p.).
Znak towarowy wprowadzający w błąd
Przypadkiem, który w praktyce występuje najczęściej jako przykład działania naruszającego prawo ochronne na znak towarowy, jest używanie przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które to ryzyko obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego.
Dokonując każdorazowo analizy stanu faktycznego pod kątem tego, czy zachodzi przypadek naruszenia znaku towarowego o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt) 2 p.w.p. należy zbadać, czy pomiędzy badanymi oznaczeniami istnieje podobieństwo na trzech płaszczyznach: znaczeniowej, wizualnej oraz fonetycznej. Jak podkreśla się w literaturze:
„Istnieją trzy płaszczyzny, na których należy dokonywać oceny podobieństwa oznaczeń – płaszczyzna wizualna, fonetyczna (brzmieniowa) i znaczeniowa (koncepcyjna). Ocena dokonywana na tych płaszczyznach musi być oparta na całościowym wrażeniu wywoływanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności ich odróżniających oraz dominujących elementów (wyr. TS z 11.11.1997 r. w sprawie Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, pkt 23; post. TS z 17.11.2005 r. w sprawie Matratzen Concord v. OHIM C-3/03P, ECLI:EU:C:2005:690, pkt 32).” (vide M. Bochaczewski i Ł. Żelechowski w Ł. Żelechowski i K. Osajda red., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2021, SIP Legalis, komentarz do art. 296 p.w.p.).
Trzeba przy tym pamiętać, że niezależnie od dokonania oceny na wskazanych wyżej trzech płaszczyznach, każda analiza prawna dotycząca omawianego typu sprawy powinna brać pod uwagę również kryterium ogólnego (całościowego) wrażenia, które wywołuje każde z analizowanych oznaczeń. Należy bowiem uwzględniać przy ocenie fakt, że przeciętny konsument raczej rzadko ma możliwość bezpośredniego zestawiania obu kolidujących znaków, a przy tym stopień jego spostrzegawczości może być zależny od rodzaju czy ceny towarów lub usług (vide A. Tichenr w: P. Kostański red., Prawo własności przemysłowej, komentarz, Warszawa 2014, s. 1417). Tym samym, mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdy pomimo tego, że na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej analizowane oznaczenia są od siebie różne, to jednak dokonanie całościowej oceny pod kątem kryterium możliwości wprowadzenia w błąd konsumenta co do pochodzenia towarów lub usług, będzie przesądzało o tym, że mamy jednak do czynienia z naruszeniem cudzego prawa ochronnego na znak towarowy.
Naruszenie prawa do renomowanego znaku towarowego
Ostatnia z sytuacji opisanych w art. art. 296 ust. 2 p.w.p. dotyczy używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.
W tym przypadku mamy zatem do czynienia z naruszeniem prawa ochronnego na znak towarowy, który ma charakter renomowany. Specyfika wskazanej regulacji polega w szczególności na tym, że znak towarowy będący znakiem renomowanym jest chroniony znacznie szerzej niż „zwykły” znak towarowy, tj. poza zakresem swojej specjalizacji. Co ważne, w analizowanym przypadku naruszenia ochrona renomowanego znaku towarowego nie tylko dotyczy wszystkich towarów lub usług, lecz również nie jest ona w żaden sposób uzależniona od wykazania ryzyka konfuzji czyli ryzyka wprowadzenia w konsumenta w błąd odnośnie pochodzenia towarów lub usług wymaganego przez art. 296 ust. 2 pkt) 2 p.w.p.. Tym samym, ochrona renomowanego znaku towarowego dotyczy nie tylko funkcji odróżniającej tego oznaczenia, lecz równie mocno funkcji reklamowej tego znaku.
Podstawową przesłanką, którą w analizowanej sytuacji musi (zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu) wykazać podmiot domagający się ochrony renomowanego znaku towarowego, jest to, że przysługujące mu prawo ochronne dotyczy znaku cieszącego się renomą. Renoma powinna przy tym występować w dacie dokonywania naruszenia przez podmiot trzeci.
Odnośnie pojęcia renomy, w orzecznictwie przyjmuje się, że renomowany znak towarowy to taki znak, który jest znany istotnej części potencjalnych odbiorców towarów lub usług. W myśl wyroku TS UE z dnia 14 września 2009 r., wydanego sprawie General Motors Corporation v. Yplon SA (Chevy), C 375/97, ECLI:EU:C:1999:408:
„ (…) aby móc korzystać z ochrony obejmującej niepodobne produkty lub usługi, zarejestrowany znak towarowy musi być znany znaczącej części odbiorców w odniesieniu do objętych nim produktów lub usług. Na terytorium Beneluksu wystarczy, aby zarejestrowany znak towarowy był znany znaczącej części zainteresowanego kręgu odbiorców na znacznej części tego terytorium, która to część może składać się z części jednego z państw wchodzących w skład tego terytorium.”
Kancelaria Prawa Gospodarczego Kraków – pomoc
W praktyce coraz częściej uczestnicy obrotu gospodarczego doceniają wartość dodaną, jaką niesie oznaczanie swoich produktów lub usług przy pomocy znaku towarowego, który z czasem jest kojarzony przez coraz większą liczbę odbiorców. W związku z tym, oczywistym jest, że wiele osób pragnie skorzystać z owej rozpoznawalności znaku towarowego, aby zwiększyć zyski ze sprzedaży ich własnych towarów czy usług, co powoduje, że dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. Tego typu sytuacje często są jednak nieoczywiste, a przy ich analizie warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
